台北市跨境電商

　　美國聖誕節購物旺季將至，一個跨境電商賣家在旺季前兩個月做足廣告行銷推廣，備好大量貨品，準備大舉搶攻北美旺季商機。沒想到在促銷開賣一個月，賣家收到一封來自美國的訴訟狀，公司竟然被告侵害他人商標權。對此內心震撼不已：「侵犯別人商標的商品還能賣嗎？倉庫裡滿滿的備貨怎麼辦？」在購物節旺季蓄勢待發的促銷若就此打消，損失難以估計，但要與對方和解，又得花費大筆金額購買商標權，這樣的情況使得企業進退維谷，不管哪一種選擇，損失都難以估計。

　　上述情事，是許多台灣企業利用跨境電商拓銷北美市場時，曾經遭遇的狀況。之所以會遇到這樣的問題，這是因為在線上銷售商品，哪個品牌業績好，大家都能查到，因此愈來愈多「商標蟑螂」鎖定在線上熱銷的品牌，搶註商標。台灣賣家若沒有做好商標註冊的規劃，在跨境銷售之前先註冊產品商標，就有可能遭遇這種困境。

　　博盛國際智慧財產權事務所總經理詹豐隆指出，美國商標權利採取屬地主義，因此即使台灣品牌已經在國內做好商標註冊，若要銷售到美國市場，跨境前還是要先於美國經商標檢索後，確認沒有侵害他人商標的風險，最好更進一步完成商標註冊，才能確保商標的專用權。此外，美國商標法的規定是：誰先提出申請就由誰擁有其權力，因此企業即使已先在市場上使用，並不能以「曾使用過」來聲張權利，一旦他人申請商標獲准那一刻起，企業便會有侵權疑慮。

　　令人擔心的是，台灣中小企業資源有限，在以B2C品牌跨境北美銷售商品時，通常傾向於「將本求利」來營運，為節省預算，在商標註冊的投入較為不足。詹豐隆強調，其實企業在美國申請商標，從申請前的檢索、提出申請到完成註冊，費用大約在新台幣4至5萬元不等，並不會太高，呼籲企業可將商標註冊列入研發費或品牌行銷費之中，預先做好智財規劃，免除不必要的風險。

申請前》功課做好做滿

企業申請商標前，得針對兩件事情作足功課：

❶做好商標申請前檢索：商標申請前檢索這舉措非常重要，倘若跳過檢索流程直接提出商標註冊之申請，即使申請獲准，也可能出現侵犯他人商標的情事。詹豐隆舉例，假設賣家以商標「ABC」通過申請，但可能有其他人已經註冊了「ABCDE」，基於使用了他人商標的重要部分，也可能會有侵權疑慮，呼籲企業申請商標註冊前一定要做好檢索工作。

❷遵守商標分類：商標申請採分類制，根據國際協議共有45個類別，1~34類屬於商品類、35~40屬於服務類。針對分類議題，假設賣家的商品是隨身碟，依分類應該申請第9類，但檢索之後發現，該商標在第9類已被註冊，此時有些企業會採取轉申請屬於電子零售通路服務的第35類別，此法雖能在一些跨境電商平台上操作使用，但假設企業是採用跨境官網銷售，屬於企業自有品牌商品，恐就不適用，依然要按照規定申請第9類商標。

審查中》宣誓商標使用

美國政府高度重視企業申請商標後，有沒有真正使用，因此規定企業申請商標之後，要宣誓在未來一定時間內會使用商標。對此，詹豐隆分兩種情況提出建議：

❶曾在美國以外的市場已完成商標申請或註冊：這類企業可以在申請時提出證明，宣誓確實曾經使用於商業上，所以目前雖然尚未在美國使用，但有意圖於將來進行使用。

❷不曾在美國以外的國家申請或註冊過商標：台灣很多新創品牌一開始透過跨境電商直攻北美市場，其商品未曾在任何市場使用過、也尚未申請任何國家的商標。詹豐隆建議，這類企業可以先在台灣提出商標申請作為聲明基礎，如此便可避開在美國申請商標時所需的「意圖使用」之宣誓程序，也可以同時擁有台灣市場的商標權。

註冊後》維權與再宣誓

企業在使用商標之後，得進行維權與再宣誓的動作。

❶維權：企業應時時觀察市場上是否有其他人在使用自己的商標，如果發現遭到侵權，應積極的評估是否提出維權主張。

❷再宣誓：企業在商標獲得核准之後的第5年，需要再次提出「使用商標的宣誓」，對此企業得提前做好準備。

轉載至 17Cross跨境電商生態村<電商知識庫> - 做好品牌商標申請規劃｜ 降低跨境北美市場的智財風險