2023.07.17

資料來源/17Cross跨境電商生態村

做好品牌申請規劃
降低跨境北美市場的智財風險

  美國聖誕節購物旺季將至,一個跨境電商賣家在旺季前兩個月做足廣告行銷推廣,備好大量貨品,準備大舉搶攻北美旺季商機。沒想到在促銷開賣一個月,賣家收到一封來自美國的訴訟狀,公司竟然被告侵害他人商標權。對此內心震撼不已:「侵犯別人商標的商品還能賣嗎?倉庫裡滿滿的備貨怎麼辦?」在購物節旺季蓄勢待發的促銷若就此打消,損失難以估計,但要與對方和解,又得花費大筆金額購買商標權,這樣的情況使得企業進退維谷,不管哪一種選擇,損失都難以估計。

  上述情事,是許多台灣企業利用跨境電商拓銷北美市場時,曾經遭遇的狀況。之所以會遇到這樣的問題,這是因為在線上銷售商品,哪個品牌業績好,大家都能查到,因此愈來愈多「商標蟑螂」鎖定在線上熱銷的品牌,搶註商標。台灣賣家若沒有做好商標註冊的規劃,在跨境銷售之前先註冊產品商標,就有可能遭遇這種困境。

  博盛國際智慧財產權事務所總經理詹豐隆指出,美國商標權利採取屬地主義,因此即使台灣品牌已經在國內做好商標註冊,若要銷售到美國市場,跨境前還是要先於美國經商標檢索後,確認沒有侵害他人商標的風險,最好更進一步完成商標註冊,才能確保商標的專用權。此外,美國商標法的規定是:誰先提出申請就由誰擁有其權力,因此企業即使已先在市場上使用,並不能以「曾使用過」來聲張權利,一旦他人申請商標獲准那一刻起,企業便會有侵權疑慮。

  令人擔心的是,台灣中小企業資源有限,在以B2C品牌跨境北美銷售商品時,通常傾向於「將本求利」來營運,為節省預算,在商標註冊的投入較為不足。詹豐隆強調,其實企業在美國申請商標,從申請前的檢索、提出申請到完成註冊,費用大約在新台幣4至5萬元不等,並不會太高,呼籲企業可將商標註冊列入研發費或品牌行銷費之中,預先做好智財規劃,免除不必要的風險。


申請前》功課做好做滿

企業申請商標前,得針對兩件事情作足功課:

❶做好商標申請前檢索:商標申請前檢索這舉措非常重要,倘若跳過檢索流程直接提出商標註冊之申請,即使申請獲准,也可能出現侵犯他人商標的情事。詹豐隆舉例,假設賣家以商標「ABC」通過申請,但可能有其他人已經註冊了「ABCDE」,基於使用了他人商標的重要部分,也可能會有侵權疑慮,呼籲企業申請商標註冊前一定要做好檢索工作。

❷遵守商標分類:商標申請採分類制,根據國際協議共有45個類別,1~34類屬於商品類、35~40屬於服務類。針對分類議題,假設賣家的商品是隨身碟,依分類應該申請第9類,但檢索之後發現,該商標在第9類已被註冊,此時有些企業會採取轉申請屬於電子零售通路服務的第35類別,此法雖能在一些跨境電商平台上操作使用,但假設企業是採用跨境官網銷售,屬於企業自有品牌商品,恐就不適用,依然要按照規定申請第9類商標。


審查中》宣誓商標使用

美國政府高度重視企業申請商標後,有沒有真正使用,因此規定企業申請商標之後,要宣誓在未來一定時間內會使用商標。對此,詹豐隆分兩種情況提出建議:

❶曾在美國以外的市場已完成商標申請或註冊:這類企業可以在申請時提出證明,宣誓確實曾經使用於商業上,所以目前雖然尚未在美國使用,但有意圖於將來進行使用。

❷不曾在美國以外的國家申請或註冊過商標:台灣很多新創品牌一開始透過跨境電商直攻北美市場,其商品未曾在任何市場使用過、也尚未申請任何國家的商標。詹豐隆建議,這類企業可以先在台灣提出商標申請作為聲明基礎,如此便可避開在美國申請商標時所需的「意圖使用」之宣誓程序,也可以同時擁有台灣市場的商標權。


註冊後》維權與再宣誓

企業在使用商標之後,得進行維權與再宣誓的動作。

❶維權:企業應時時觀察市場上是否有其他人在使用自己的商標,如果發現遭到侵權,應積極的評估是否提出維權主張。

❷再宣誓:企業在商標獲得核准之後的第5年,需要再次提出「使用商標的宣誓」,對此企業得提前做好準備。


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